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“禁止反悔”原则概述

  “禁止反悔”原则概述

  【含义】

  禁止反悔原则是指专利权人如果在专利审批程序(包括专利复审程序)和授予专利权之后的无效宣告请求程序中,为了确保其专利符合法定授权要求的条件,而对专利权利要求的保护范围进行了限制性的修改或解释,则在专利侵权诉讼中,不得将已被限制或放弃的内容通过适用等同原则重新纳入专利权的保护范围。

  禁止反悔原则来源于民法中的诚实信用原则和公平原则,与诉讼法中的“禁反言”原则类似,是专利侵权诉讼中重要的法律规则,最高人民法院在(2009)民申字第239号上海盛懋交通设施工程有限公司与沈其衡实用新型专利权侵权纠纷案件中,首次明确禁止反悔原则作为等同原则的限制性规则,人民法院可以主动适用。等同原则是专利诉讼中重要的侵权判定原则,一般概括为“三基本一相同”原则,更直白的表述是在比对被控侵权物和专利权利要求保护的技术特征时,从字面上看不相同,但是经过附图和说明书进行分析可以认定两者是相等同的技术特征。但是,如果只适用等同原则会导致扩大权利要求文字表达的保护范围,而不对等同原则加以限制,专利权人很有可能增加专利原始申请中没有公开的技术方案而扩大权利要求的保护范围,禁止反悔原则可以依据专利权人在专利审批或无效程序中进行的修改和解释来限制权利要求文字表达的保护范围,以实现给予专利权人充分的法律保护又达到对公众的公平,所以,禁止反悔原则也被认为是等同原则的限制。

  专利无效宣告的结果可能会对正在进行或将要进行的专利诉讼产生重大的影响,如果无效宣告程序最终宣告涉案专利权全部无效或宣告专利诉讼中诉请保护的专利权权利要求部分无效,专利权人将面临专利诉讼败诉的后果。很多时候,无效宣告程序并不能完全无效专利诉讼中专利权人诉请保护的专利权的范围,这种情况下,专利无效宣告程序看似对专利诉讼未造成任何影响,但事实上专利权人在专利无效宣告程序中作出限制性的陈述、解释或修改有可能直接导致专利诉讼败诉。而在专利诉讼中适用禁止反悔原则时,法院并不需要考虑限制保护范围的原因。无论是为了克服新颖性、创造性缺陷而对技术特征进行修改,还是为了克服权利要求表达不清楚、权利要求未得到说明书支持的缺陷而做出的限缩性的解释,或是在外观设计专利中对“设计要点”的承认,均不影响禁止反悔原则的适用。

  【法律依据】

  《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。

  《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条 权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

  (一) 克服新颖性、创造性缺陷而对技术特征的解释

  专利审批程序中审查员可以援引在先的现有技术对专利的新颖性和创造性提出质疑,或者专利无效程序中无效宣告请求人举证的现有技术足以推翻专利的新颖性和创造性,这时专利权人为了获得授权或者维持专利有效需要说明专利区别于现有技术的创新点,可能做出了限制性的陈述意见或解释,但又在专利侵权诉讼中再纳入权利要求保护范围内的,人民法院根据上述禁止反悔原则的相关规定,会直接适用禁止反悔原则的法律规定依法驳回专利权人的诉讼请求。

  【案例】

  “藏药独一味软胶囊制剂及其制备方法”侵害发明专利权纠纷一案,最高院再审案号为(2010)民提字第158号,涉案专利的专利号为200410031071.4,共有16项权利要求,其中权利要求1限定的技术方案中包含的提取方法表征内容的保护范围可归纳为:

  A、一种独一味的软胶囊制剂,原料组成为:独一味提取物20-30重量份,助悬剂1-5重量份;

  B、其中的独一味提取物是由下述方法提取得到的:

  B1、取独一味药材,粉碎成最粗粉;

  B2、加水煎煮二次,第一次加10-30倍量的水,煎煮1-2小时,第二次加10-20倍量水,煎煮0.5-1.5小时;

  B3、合并药液,滤过,滤液浓缩成稠膏;

  B4、减压干燥,粉碎成细粉,过200目筛,备用。

  被诉侵权产品在国家食品药品监督管理局备案的生产工艺的研究资料载明其对应的技术特征为:

  a、独一味软胶囊制剂,由独一味提取物、玉米油和蜂蜡,按比例为独一味提取物4.03-4.06kg,玉米油5.18-5.85kg,蜂蜡242-244g组成,换算成涉案专利可进行对比的配比关系是:独一味提取物20.15-20.3重量份,玉米油29.05-29.25重量份,蜂蜡1.21-1.22重量份;

  b、其中的独一味提取物是由下述方法提取得到的:

  b1、取独一味药材1000g粉碎;

  b2、加10倍量水煎煮3次,每次1小时;

  b3、合并煎液,滤过,滤液浓缩成相对密度为1.30的清膏;

  b4、在80℃以下干燥,研成细粉备用。

  案件审理过程中,专利权人申请对国家食品药品监督管理局披露的被诉侵权产品的生产方法与涉案专利生产方法是否相同或等同进行司法鉴定,最终某知识产权司法鉴定中心作出报告结论是:

  基于被诉产品与涉案专利权利要求1产品的剂型、组成及配比特征的a与A相同;在对其中独一味提取物制备方法的特征中,b1、b2与B1、B2等同,b3与B3相同,b4与B4等同,因此,二者整体技术方案等同。

  案件审理过程中,被诉方作为请求人曾对涉案专利提出了无效宣告请求,经国家知识产权局专利复审委员会及北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院的行政诉讼审理,最终维持了涉案发明专利权有效。

  本案中,双方对涉案专利技术方案特征A与被诉侵权产品的技术方案特征a为相同的技术特征并无异议,争议焦点为涉案专利的技术特征B1、B2、B3、B4与被诉侵权产品的技术方案特征b1、b2、b3、b4是否构成等同特征。

  专利权人和司法鉴定中心认为, b2与B2都是对上步粉碎后的药材以水为提取溶媒加水煎煮,二者的差别是b2是煎煮3次,涉案专利的B2则是煎煮2次,煎煮次数只影响生产成本外,不会对独一味软胶囊制剂的剂型、组成及配比有实质性影响。因此,b2应当属于是与涉案专利B2等同的技术特征。b3与B3的差别是,b3是将滤液浓缩成相对密度为1.30的清膏,涉案专利的B3是滤液浓缩成稠膏,由于目前对清膏和稠膏尚无规范的定义和标准,只是生产过程中的一种通俗叫法,不会对独一味软胶囊制剂的剂型、组成及配比产生实质影响,因此,b3的清膏和专利B3的稠膏并无本质的区别,二者应属于等同特征。b4与B4的差别是,b4的干燥条件是80℃以下,干燥后研成细粉备用;B4的干燥条件是减压干燥,干燥后粉碎成过200目筛的细粉,b4的80℃以下的干燥温度范围与B4减压干燥的实际温度是基本重叠的。b4干燥后要求研成的细粉,应当是一个能满足软胶囊制剂要求的各种颗粒大小粉末的上位概念,并且包括了B4提出的过200目筛的细粉,B4中的过筛环节对最终细粉的粒度进行了质量控制,均一性效果更优,二者的细粉粒度不会存在本质上效果的不同,b4与B4在干燥的温度及粉碎颗粒大小要求上的差异,同样不会对独一味软胶囊制剂的剂型、组成及配比有实质性影响,二者同样都应属于是等同特征。

  被诉方认为涉案专利在申请授权和无效宣告请求审查过程中,被申请人为获得授权和维持专利权有效,对权利要求进行了限缩性修改,并在意见陈述中认为权利要求1中的方法特征是经大量工艺和验证试验后最终确定的工艺步骤,与现有技术的独一味提取物并不等同。因此,根据禁止反悔原则,被诉侵权产品不落入专利权的保护范围。被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1第一种技术方案记载的相应技术特征既不相同,也不等同。(1)被诉侵权产品的技术特征为加水煎煮3次,而涉案专利的相应技术特征则是煎煮2次,工艺步骤明显不同。(2)被诉侵权产品技术特征是浓缩成清膏,而专利的相应技术特征则是浓缩为稠膏,两者在性状上有本质区别。(3)被诉侵权产品的技术特征选择在80℃下干燥,干燥在药典中有着明确的规定,是指常压下的干燥,其本身并不包括“减压”这一技术手段,与专利权利要求记载的“减压干燥”不构成等同。(4)“最粗粉”、“粗粉”、“中粉”、“细粉”、“极细粉”等粉末以及80目筛和200目筛等在药典中都有着明确规定,彼此之间有着明确的不同。被诉侵权产品的技术特征为“细粉”,即过五号筛(80目筛)的细粉,而涉案专利权利要求记载的相应技术特征为首先达到过五号筛(80目筛)的细粉标准,然后再过九号筛(200目筛),此时过200目筛后的粉末才是涉案专利技术方案要求的备用粉末,其在粉末性状上和过筛手段上与被诉侵权产品的技术特征完全不同,被诉侵权产品的技术特征缺少涉案专利权利要求1记载的“过200目筛”必要技术特征。

  最高人民法院最终认定专利权人在涉案专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述强调“本发明所述独一味提取物的四种制备方法为发明人进行了大量的工艺筛选和验证试验后最终确定的工艺步骤,现有技术中并没有公开,由此得到的本发明中所述的独一味提取物与现有技术如《中华人民共和国药典》(2000年版,一部)中的独一味提取物并不等同。”专利权人还在涉案专利说明书第12页“最佳提取条件的确定”一节强调,煎煮2次与煎煮3次相比,可以降低生产成本,所以选择煎煮2次;在说明书第15~16页“实验例5浸膏粉细度的确定”一节强调,将独一味提取物粉碎成过200目筛的细粉,制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定。因此,参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条的规定,“煎煮2次”与“煎煮3次”、“粉碎成细粉,过200目筛”与“研成细粉”均不构成等同特征,后者均没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。

  【律师解读】

  本案的专利权人为了克服专利新颖性和创造性的缺陷,而在专利授权和无效宣告程序中进行意见陈述时做出了限缩性的解释,用以区别专利与现有技术的创新点,该限缩性解释使专利在审批过程中可以尽快获得授权,在无效宣告程序中维持了专利的稳定性。对于专利权人在专利授权和无效宣告程序中放弃的技术方案等情形,属于法律适用问题,法院可以按照法律的规定直接认定即可,无需进行技术鉴定,本案中,司法鉴定中心出具的鉴定结论未考虑专利权人在审查程序和无效宣告程序中作出限缩性的解释的因素,最高人民法院最终未采纳司法鉴定结论,直接驳回了专利权人的诉讼请求。

  (二) 克服不符合专利法26条缺陷的解释

  专利法第二十六条规定:“申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件……说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能否实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”因此,在专利无效宣告程序中,请求人可以基于专利法第26条的规定,认为专利权权利要求的表述不清楚,本领域技术人员无法根据权利要求的描述清楚地得到对应的技术方案,要求专利权人作出进一步的说明,如专利权人在意见陈述中做出了限缩性的解释,则在专利诉讼中,不得将该限制的内容再纳入专利权的保护范围。

  【案例】

  深圳市中科电工科技有限公司诉广州中安电工高新科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷案件,案号为(2019)粤73民初746-749号,笔者代理的是广州中安电工高新科技股份有限公司。在上述案件的审理过程中,国家知识产权局出具了第43607号无效宣告请求审查决定书,该决定书的内容显示,因涉案权利要求1中“所述推动元件包括独立的第一端部和相反侧的第二端部” 的技术特征的保护范围不清晰,无法明确“独立的第一端部和相反侧的第二端部”所要表达的技术特征的保护范围,专利权人因此结合说明书及附图对“独立”做出了限缩性的解释,故笔者作为被诉方的代理人在本案的审理中是据此适用禁止反悔原则,做出了被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围的抗辩,专利权人深圳市中科电工科技有限公司因此撤回了上述案件的起诉。案件具体情况如下:

  被诉侵权产品与涉案专利附图比对

  根据上图所示,被诉侵权产品中,推动元件的第一端部、第二端部不是独立的,其第一端部延伸进入具有所述动作孔的所述插仓与第二端部和密封器形成一体成形的结构,不能分离,第二端部也不与促动器相连接,其与涉案专利中对于“推动元件”的结构与工作原理完全不同。相比涉案专利,被控侵权产品的结构更简单,且易于加工制造,不具备有权利要求1限定的如下技术特征:

  A: 所述推动元件包括独立的第一端部和相反侧的第二端部,其中所述第一端部延伸进入具有所述动作孔的所述插舱;

  B:所述第二端部连接于促动器,所述促动器用于接通和断开电路开关。

  涉案专利说明书【126】段的记载,专利权人对权利要求1中的“独立”一词做了进一步的解释:“所述推动元件141’包括独立的两部分,即第一端部1411’和第二端部1412’,……并且所述推动元件141’相反的第二端部1412’连接于促动器142’,所述促动器142’用于将相关的开关接通,从而接通相应的电路。”

  2020年3月17日国家知识产权局针对涉案专利的第43607号无效宣告请求审查决定书第三页所述:“专利权人表示,本专利权利要求1的方案对应于附图3A-3G所示的实施例,权利要求中的“所述推动元件包括独立的第一端部和相反的第二端部”中的“独立”指的是完全分离,说明书图1C的两个端部连在一起的方案不在本专利权利要求1的保护范围内。”另,在该决定书中,专利复审委也支持一体结构的推动元件与分立结构的推动元件为涉案专利区别技术特征的观点。

  上述(2019)粤73民初746-749号案件于2020年3月20日公开开庭审理,庭后,被诉方于2020年4月10日收到了该些案件的撤诉民事裁定书。

  (三)外观设计对“设计要点”的承认

  前述禁止反悔原则的法律规定,即《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条的内容表述的是“通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案”,因为权利要求书和说明书并不属于外观设计专利的文件,且外观设计专利侵权判定标准一般为相同侵权或相似侵权,并不需要适用等同侵权原则,有人认为,禁止反悔原则的适用仅限于发明或实用新型专利,而不适用于外观设计专利。但是,实践中,为了确保其外观设计专利权在无效宣告程序中克服实质性的缺陷,专利权人可以对外观设计简要说明中的设计要点等进行意见陈述以区别于现有设计而使专利权维持有效,为避免这些限制性的陈述在专利诉讼中被弱化,使得外观设计专利权的保护范围扩大,外观设计专利权也应当适用禁止反悔原则。

  【案例1】

  “玩具钢琴(JXT88022)”侵害外观设计专利权纠纷一案,案号为(2015)粤高法民三终字226号,涉案专利的专利号为201330535866.9。

  被诉方认为专利权人在无效宣告程序中承认涉案专利仿三角钢琴造型即钢琴主体外轮廓形状、琴键设置和排列方式均为传统三角钢琴的常规形状,属同类产品的惯常设计,而支撑腿、顶盖表面的区别对于整体视觉效果更具有显著影响。被诉侵权设计与专利设计存在的区别如被诉侵权产品的钢琴顶盖表面中部为两根飘扬丝带扎成的蝴蝶结图案;涉案专利钢琴顶盖表面中部设有蝴蝶状图案,图案中部为动物头部形状图案。被诉侵权产品支撑腿弧度更为平滑,内外两侧均为圆弧过渡形成大象卷鼻形状,且外侧醒目位置采用与顶盖表面一致的蝴蝶结图案;涉案专利支撑腿底部内侧角度锐利,并且外侧表面不具有蝴蝶结图案。专利权人在无效宣告请求审查过程中陈述以上区别点(支撑腿、顶盖表面)对于整体视觉效果更具有显著影响,而在专利诉讼中声称以上区别点属于细微差别,前后意思表示不一致。

  专利权人认为申请宣告本案专利无效的请求人为案外人,法院不应采纳该无效宣告决定书的内容。

  法院最终参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条的规定,认为专利权人在无效宣告程序中承认整体造型均为仿三角钢琴造型,其钢琴主体外轮廓形状、琴键设置位置和排列方式相同等特征属于此类产品的惯常设计,其它如支撑腿、顶盖上的图案设计的变化通常对整体视觉效果更具有显著影响。而随后在侵权诉讼阶段认为本案被诉侵权产品与涉案专利虽然在钢琴顶盖的平面图案存在差异,但对外观设计影响甚微,不影响整体视觉效果,违反了禁止反悔的原则,法院最终对其主张不予支持。

  【案例2】

  “电灶炉(可调式迷你型)”侵害外观设计专利权纠纷一案,案号为(2018)最高法民申4892号,涉案专利的专利号为201330189639.5。

  专利权人认为,被诉侵权产品的炉体形状与涉案外观设计专利完全相同;把手形状虽然不同,但是否安装把手属于常用的设计手法,且涉案外观设计专利的把手形状与常规的把手形状相比,并无太大的创新之处,对整体视觉效果没有影响;被诉侵权产品的显示屏、大小和布局与涉案外观设计专利的完全相同,炉体背面散热孔排列的细微差别对整体视觉效果没有显著影响;涉案外观设计专利的旋钮所占面积较小,被诉侵权产品将旋钮改为按键属于细微变化,且通过旋钮或按键来开关及调节温度属于电加热器具领域的常用设计手法,无太多创新之处。被诉侵权产品的外观设计与本外观专利近似,构成专利侵权。

  被诉方认为被诉侵权产品缺少把手、凸出的旋钮、内凹的显示屏,且产品背面的散热孔形状不同。专利权人在专利无效程序中说明该专利外观设计所表达的把手、凸出的旋钮、内凹的显示屏及产品背面的散热孔形状是区别现有技术的重要表现形式,目的是缩小专利的保护范围以获得专利权的稳定。专利权人在专利诉讼中又试图抛弃把手、旋钮、显示屏及产品背面的散热孔形状等要素,仅以产品的壳体形状为保护内容以扩大保护范围,违反了禁止反悔原则。

  法院最终认定被诉侵权产品和涉案专利区别设计中的把手、旋钮等设计为电灶炉在使用过程中一般消费者容易关注的部位,且旋钮周边设计在视觉上较为明显,以一般消费者的知识水平和认知能力,通过整体观察、综合判断,被诉侵权产品与涉案专利的前述差异,对产品的整体视觉效果产生显著影响,二者具有明显区别,故被诉侵权产品与涉案专利既不相同也不相近似,未落入涉案外观设计专利权的保护范围。

  【律师解读】

  在外观设计专利侵权案件中,判断被诉侵权设计是否落入授权外观设计的保护范围时,还是应当遵循"整体观 察、综合判断"的比对原则。禁止反悔原则只是对"整体观察、综合判断"原则的补充,而非对这一基本原则的否定。即便外观设计专利权侵权诉讼中不适用等同侵权予以判定,禁止反悔原则应当同样适用于外观设计专利诉讼中,原因在于适用禁止反悔原则可以准确确定外观设计专利权的保护范围,

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